La valeur juridique de la marque

La valeur de la marque doit être déterminée selon une approche combinant valeur financière, valeur marketing et commerciale, valeur juridique, s'appuyant sur une excellente compréhension de la stratégie actuelle et future de l'entreprise.

Propos recueillis par Céline BAILLET*.

Céline Baillet

La détermination de la valeur d'acquisition d'une entreprise s'appuie notamment sur l'évaluation des actifs immatériels détenus par la société, en particulier sur celle des marques, composantes importantes de la valeur, notamment dans certains secteurs. Nous avons développé une méthode permettant de calculer la "force" juridique d'une marque en nous intéressant aux critères suivants : degré de distinctivité, disponibilité, étendue géographique, étendue de protection (produits ou services), usage, tolérance. Chacun des critères étant évalué de 1 à 5 pour calculer un coefficient de force juridique de la marque. La "note"juridique globale retenue servira de pondération dans le processus global de valorisation.

Degré de distinctivité

Plus une marque sera considérée comme une marque forte, plus son niveau de protection juridique sera important, son titulaire ayant à sa disposition un véritable droit opposable aux tiers. Une marque du type "optik" pour des lunettes aura un faible degré de distinctivité eu égard à son caractère fortement allusif par rapport au domaine concerné. Elle sera donc, par nature, une marque faible, ce qui aura nécessairement un impact sur sa valorisation. De par son caractère faiblement distinctif, une marque devra coexister avec d'autres marques proches sans pouvoir véritablement sortir du lot, ce qui posera un problème d'identification et de positionnement du produit ou du service par rapport à ceux de la concurrence.
À l'opposé, une marque du type "Orange" pour des services de télécommunication est nécessairement une marque forte au caractère distinctif affirmé, dans la mesure où elle ne constitue d'aucune façon une description du service concerné, que ce soit directement ou indirectement. Cette analyse doit être effectuée sur un plan international – sur les territoires actifs de la marque ou en voie de le devenir –, afin de déterminer si, en fonction du caractère plus ou moins signifiant du signe, celui-ci peut être déposé, enregistré et naturellement utilisé sans difficulté.

Disponibilité de la marque

Préalablement à tout dépôt, seule une recherche d'antériorité approfondie auprès des offices des pays objets de la protection permet de valider la pérennité du signe qui est déposé. Par conséquent, afin d'évaluer valablement une marque, il est indispensable de vérifier si, préalablement à son dépôt,une recherche a été menée et si les éventuels obstacles relevés dans le cadre de cette recherche ont été neutralisés. La prise de risque lors d'un dépôt peut ne pas se révéler dans l'immédiat mais plusieurs années après le lancement de la marque, et fragiliser voire anéantir son développement.

Etendue géographique

Il est indispensable, dans le processus de valorisation, de vérifier si la marque est protégée dans l'ensemble des territoires où sont ou seront distribués dans un avenir proche les produits ou services visés, et si cet usage s'effectue paisiblement. La protection géographique est nécessairement un outil d'évaluation de la valeur d'une marque, car si un territoire stratégique ne peut être exploité, la valeur conférée à la marque se trouve nécessairement affaiblie. En effet, la valeur d'une marque dépend notamment de l'étendue de sa protection géographique.
Par ailleurs, il convient de s'assurer que les marques sont bien déposées sous la forme où elles sont utilisées, afin d'éviter des éventuels problèmes de déchéance,et que les libellés couverts visent bien dans les faits les produits ou services exploités.Une marque mal déposée aura incontestablement une protection incomplète voire contestable. Enfin, dire que l'on possède des droits de propriété intellectuelle, c'est bien. Prouver qu'on en est le propriétaire, c'est mieux ! La marque est un droit qui se matérialise par un titre de propriété enregistré auprès d'organismes. Il convient ainsi de réunir tous les titres de propriété que l'entreprise cédée détient en portefeuille. Recommandation pour tous les entrepreneurs,quels que soient les stades de leur développement : conserver ou faire conserver par son conseil en propriété Intellectuelle précieusement ces titres et tout élément de preuves dûment enregistrées et classées.

Etendue de la protection des produits ou services

Une marque est considérée comme bénéficiant d'une protection adéquate si le libellé couvert par ses dépôts correspond effectivement à la réalité de l'usage existant ou projeté. Il est donc indispensable, dans le cadre de la valorisation juridique, de vérifier marque par marque et pays par pays, si le libellé enregistré correspond bien aux produits et services qui sont effectivement utilisés, et également à ceux qui pourront l'être dans le futur.

Usage

Dans un nombre non négligeable de pays, une marque est susceptible de déchéance si elle n'a pas été, généralement dans les cinq années suivant son enregistrement, exploitée de façon significative pour les produits ou services visés à son enregistrement. Ici encore, lors de la valorisation juridique, il est important de savoir quels sont les lieux où une marque est susceptible de déchéance, car cela peut représenter dans le futur un risque important de perte des droits sur un territoire pouvant devenir stratégique.

Il est par ailleurs nécessaire de s'assurer, toujours afin d'éviter une éventuelle déchéance, que la marque est bien exploitée sous la forme de l'enregistrement. Il est en effet toujours possible d'utiliser une marque sous une forme comportant des modifications mineures, mais elles ne doivent pas altérer la valeur substantielle du signe. Cette appréciation étant différente d'un Etat à un autre, il est utile d'effectuer cette vérification pays par pays, afin de déterminer ceux dans lesquels un risque est pris, et prendre les mesures nécessaires afin de palier ce risque.

Tolérance

Enfin, l'appréciation de la valeur s'apprécie en tenant compte de la défense effective de la marque. Le titulaire d'une marque qui aurait toléré sur le marché des marques identiques ou proches pendant une certaine période, généralement de cinq années, peut se voir interdire toute action ultérieure en contrefaçon. Or l'une des fonctions de la marque étant d'identifier l'origine des produits ou services offerts à la vente, la valeur d'une marque peut être minorée si sur le même marché coexistent des droits proches qui empêchent à la marque concernée d'exercer sa fonction première.

L'analyse de l'ensemble de ces critères et la note retenue dans l'évaluation juridique permettront d'apprécier et de déterminer les actions à entreprendre afin de palier certaines faiblesses, et ainsi de renforcer la marque.Ces actions seront naturellement menées en fonction de l'importance de la marque concernée pour l'entreprise et son portefeuille. Il conviendra, par exemple, de combler des absences de protection dans certains pays devenus stratégiques pour une marque et, au contraire, limiter voire abandonner la protection d'autres marques dont le potentiel a été revu à la baisse. Notre expérience montre que de plus en plus d'entreprises entreprennent ces actions dans des phases de cession d'activité, voire d'introduction sur le marché, afin d'augmenter la valeur d'ensemble. Un entretien régulier d'un portefeuille de marques selon ces critères permet d'atténuer le caractère urgent des actions correctrices, et le risque pour une entreprise de se voir dans l'impossibilité de rectifier des situations affaiblissant l'ensemble, sur des territoires non préemptés.