Protection de la marque, une brèche ?

Ouverture d'une première brèche dans la protection conférée par la marque : le nécessaire usage par un tiers de la marque pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service.

Par Jean-Christophe GRALL avec la collaboration d'Emmanuelle LAUR-POUËDRAS.

L'enregistrement d'une marque “confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés” (1) toutefois, ce droit de propriété ne prive pas un tiers de faire usage de la marque pour “indiquer la destination d'un produit ou d'un service”.
De quoi s'agit-il ? D'un côté, il convient de maintenir une efficacité à l'enregistrement d'une marque et de sanctionner dès lors toute utilisation non autorisée de la marque et, d'un autre côté, des tiers doivent pouvoir, pour les besoins de leur activité, utiliser une marque.
Deux décisions récentes sont venues préciser ce qu'il fallait entendre par “usage nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service” et ce, dans des hypothèses différentes, l'une visant la commercialisation de pièces détachées ou accessoires, l'autre le référencement de sites Internet sur des moteurs de recherche lesquels commercialisent des mots-clés qui sont souvent des marques. Le débat est donc très pratique et vise des situations que l'on rencontre fréquemment.

Marques notoires et mots clés

Dans la première affaire, la société Accor a assigné, notamment en contrefaçon, deux sociétés Overture dont l'objet est de vendre des prestations de référencement de sites Internet sur les moteurs de recherche, prestations incluant la commercialisation de mots-clés constitués par des marques appartenant à la société Accor. Le Tribunal de grande instance de Nanterre, dans un jugement du 17 janvier 2005, a estimé, sur le fondement de l'article L.713-6 du CPI (2), que la possibilité de faire usage de la marque d'autrui “concerne ceux qui font l'offre du produit ou service en question c'est-à-dire en l'espèce les annonceurs qui offrent des chambres d'hôtel de la marque concernée”, ce qui n'était pas le cas des défenderesses.

C'est ainsi que le Tribunal a jugé que “l'article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle ne donne pas le droit à un distributeur intermédiaire, surtout s'il commercialise également des produits concurrents, de prendre la marque d'autrui comme référencement, aussi bien dans un an-
nuaire que dans un moteur de recherche, sans y être autorisé par le titulaire de la marque”.

Le Tribunal apporte, ce faisant, une précision intéressante sur le champ d'application de l'article L.713-6 du CPI dont il exclut les distributeurs intermédiaires. La contrefaçon réside pour le Tribunal dans la pratique de “l'outil de suggestion de mots-clés qui propose des marques”, pratique sanctionnée en l'espèce sur le fondement de deux articles du CPI : l'article L.713-2 qui prohibe l'utilisation, sans autorisation, d'une marque déposée pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement et l'article L.713-5 qui vise les marques notoires, sur la base duquel le Tribunal a estimé qu'“en incitant les annonceurs à prendre des marques notoires comme mot-clé, les sociétés Overture accroissent leur profit de régie publicitaire car elles profitent de l'attraction de ces marques qui draine de la clientèle au profit de leurs annonceurs”. Le Tribunal a alloué 200.000 euros de dommages et intérêts à la société Accor, rappelant ainsi qu'il convient d'être prudent dans l'utilisation de la marque déposée par autrui !

L'exception finlandaise

Dans la seconde affaire (3) qui a fait l'objet d'une question préjudicielle posée à la CJCE, les sociétés The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy reprochaient à la société LA-Laboratories Ltd Oy d'avoir apposé sur les emballages des produits qu'elle commercialise, les marques “Gillette” et “Sensor”.
LA-Laboratories commercialise en Finlande des rasoirs composés d'un manche et d'une lame remplaçable, ainsi que des lames seules, ces lames étant vendues sous la marque “Parason Flexor”, leur emballage comportant en outre une étiquette avec l'inscription “tous les manches Parason Flexor et Gillette Sensor sont compatibles avec cette lame”.
Le Tribunal de première instance d'Helsinki a tranché le litige qui lui était soumis en se fondant sur l'article 4 §2 de la loi finlandaise sur les marques (4), lu au regard de l'article 6, §1, c) de la première directive 89/104 CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (5), lequel a été interprété étroitement comme ne visant pas les parties essentielles d'un produit mais uniquement les pièces détachées, les accessoires et autres pièces similaires, qui sont compatibles avec le produit fabriqué ou commercialisé par une autre personne.
Le Tribunal a condamné LA-Laboratories pour contrefaçon au motif que le manche et la lame étant des parties essentielles du rasoir et non des pièces détachées ou des accessoires de celui-ci, l'exception prévue par la loi finlandaise sur les marques ne pouvait jouer en l'espèce. La Cour d'appel d'Helsinki a pourtant infirmé le jugement au motif que la lame de rasoir était une pièce détachée, que l'indication selon laquelle les lames Gillette étaient compatibles avec les manches Parason Flexor présentait un intérêt pour le consommateur et qu'il était donc justifié d'une nécessité de mentionner les marques Gillette et Sensor sur l'étiquette litigieuse et, qu'enfin, les emballages des produits de LA-Laboratories indiquaient sans équivoque l'origine des produits et ne donnaient pas à penser qu'il existait un lien commercial entre les parties.
Un pourvoi a été formé devant le Korkein Oikeus qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJCE une question préjudicielle aux fins d'application de l'article 6, §1, c) précité.
La CJCE a tout d'abord indiqué qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si un produit devait être considéré comme un accessoire ou une pièce détachée, la destination des produits à titre de pièces détachées ou d'accessoires n'étant donnée qu'à titre d'exemple.

Ensuite, la CJCE a relevé qu'en l'espèce les marques étaient “employées par un tiers afin de fournir au public une information compréhensible et complète sur la destination du produit qu'il commercialise, c'est-à-dire, sur la compatibilité de celui-ci avec celui qui est revêtu desdites marques”, pour estimer que “l'usage d'une marque est nécessaire dans les cas où ladite information ne peut en pratique être communiquée au public par un tiers sans qu'il soit fait usage de la marque dont ce dernier n'est pas le titulaire. (…) Cet usage doit en pratique être le seul (6) moyen de fournir une telle information”. En outre, il doit y avoir, “usage honnête” de la marque ; ce qui n'est le cas, par exemple, d'un tiers qui laisse “penser qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque”, tire “indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée”, jette “le discrédit ou le dénigrement” sur la marque d'autrui ou présente “son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas le titulaire”.
La CJCE complète sa réponse en indiquant que “le fait qu'un tiers utilise la marque dont il n'est pas le titulaire afin d'indiquer la destination du produit qu'il commercialise ne signifie pas nécessairement qu'il présente celui-ci comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit revêtu de cette marque. Une telle présentation dépend des faits de l'espèce”.
Enfin, la CJCE estime que l'exception au monopole du titulaire de la marque s'applique également dans le cas où le tiers commercialise non seulement une pièce détachée ou un accessoire mais également le produit même avec lequel cette pièce détachée ou cet accessoire doit être utilisé.

En conclusion, l'usage d'une marque par un tiers non autorisé est licite à la condition que l'usage de cette marque soit le seul moyen de fournir au public une information compréhensible et complète sur la destination du produit, la nécessité d'utiliser la marque d'autrui étant appréciée au cas par cas en fonction de la nature du public à qui est destiné le produit.