Revue des Marques - numéro 24 - Octobre 1998

• Depuis longtemps il est admis et expressément prévu par la loi qu'un nom patronymique peut constituer, soit au profit de son titulaire, soit au profit d'un tiers, une marque valable. Il existe une difficulté inhérente à ce type de marque tenant aux droits de celui qui porte le même nom patronymique et qui souhaite, postérieurement au dépôt, en faire usage dans le cadre d'activités pouvant être considérées comme couvertes par ledit dépôt. L'importance et la fréquence de cette difficulté a conduit le législateur à se préoccuper des droits de l'homonyme, tout d'abord lors de l'élaboration de la loi de 1964, en prévoyant de manière laconique qu'il aurait la faculté de "faire usage de son nom", puis de manière explicite dans la loi du 4 janvier 1991 aujourd'hui incorporée au code de la Propriété Intellectuelle.
 
• Ainsi l'article L.713-6 de ce code disposeque"l'enregistrementd'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation.... est le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique" et ajoute que "toutes, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite ". Ce texte institue donc une tolérance d'utilisation dérogatoire aux principes généraux du droit des marques et notamment à celui selon lequel le droit sur une marque est un droit d'occupation accordé au premier déposant.
 
• Son analyse permet de déterminer à qui bénéficie cette tolérance, sa portée et les limites qui peuvent lui être imposées pour préserver les droits du titulaire de la marque antérieure. Il convient en premier lieu de souligner qu'il ressort incontestablement des dispositions de l'article L.713-6 du C.P.I qu'elles ne peuvent être invoquées que par le titulaire d'un nom patronymique correspondant au signe déposé, ce qui exclut celui qui aurait adopté ce signe à titre de pseudonyme. L'exigence de la bonne foi, outre le fait qu'elle a une incidence sur la nature de l'utilisation de son patronyme par l'homonyme, implique que celui-ci soit directement concerné par l'usage, et la tolérance ne saurait s'appliquer à celui qui se livrerait à une opération de prête-nom, nécessairement frauduleuse.
 
• L'article L.713-6 comporte par ailleurs une énumération limitative des utilisations possibles du patronyme correspondant au signe déposé qui, compte tenu du caractère dérogatoire de la tolérance, ne peut qu'être interprétée restrictivement. Il est important de souligner ici que l'homonyme n'a pas la faculté de procéder lui-même au dépôt de son nom à titre de marque. On observera qu'est expressément prévue la possibilité de faire usage du patronyme à titre de dénomination sociale et que, si sont ainsi tranchées les discussions antérieures et les hésitations jurisprudentielles sur ce point, la solution adoptée est néanmoins susceptible de soulever de nouvelles difficultés lorsque le titulaire du patronyme décidera de quitter l'entreprise dont ce dernier est devenu le signe distinctif.
 
• Il est en effet de principe que lorsqu'un patronyme est apporté à une société pour en constituer la dénomination, il se détache de la personne de son titulaire pour devenir la propriété de la personne morale qu'il désigne. Postérieurement au départ du titulaire du patronyme incorporé à sa dénomination sociale, l'entreprise pourra-t-elle prétendre continuer à bénéficier de la tolérance prévue par l'article L.713-6 ? L'admettre serait conforme aux principes que nous venons d'évoquer mais aboutirait à une incohérence puisqu'il ressort clairement du texte que la tolérance n'est justifiée que par l'existence d'un droit fondamental attaché à une personne physique.
 
• L'ambiguïté que comporte l'article L.713-6 du C.P.I apparaît donc tout à fait regrettable puisqu'elle recrée totale incertitude sur l'interprétation qui en sera faite par la jurisprudence. La tolérance instituée par l'article L.1.713-6 n'est pas absolue puisqu'il est prévu qu'elle s'exerce sous un contrôle judiciaire qui peut aller jusqu'à sa complète remise en cause. Pour mettre en oeuvre ce contrôle, il suffit que le titulaire de la marque antérieure établisse que l'utilisation par l'homonyme de son patronyme "porte atteinte à ses droits". La formule ainsi employée est très générale et peut faire l'objet d'une interprétation extensive puisque l'on peut considérer que l'utilisation par un tiers d'un signe distinctif identique est toujours préjudiciable car elle aboutit nécessairement, même à un très faible degré, à une dilution de la valeur attractive de la marque antérieure et cela indépendamment d'une éventuelle absence de risque de confusion.
 
• L'emploi de cette formule apparaît en réalité dicté par le désir du législateur d'entériner le système adopté par la jurisprudence antérieure pour préserver les droits du titulaire de la marque et il est probable que les principes dégagés par cette jurisprudence seront maintenus. Rappelons que diverses décisions ont estimé que l'interdiction absolue de l'utilisation de son nom par l'homonyme était justifiée lorsqu'elle était susceptible de créer un grave risque de confusion ou d'usurpation de la valeur de la marque préexistante (voir notamment : Cass. Comm. 2 mai 1984 - Aff. Lapidus - Ann. Prop. Indu. 1984 page 49 - Cass. Comm. novembre 1987 - AFF. Leclerc Ann. 1988 page 169 ou encore Cour de Paris 12 mars 1992 Aff.: Arpels - Ann. 1992 page 228).
 
• Dans un certain nombre d'autres cas, il a été jugé que le risque de confusion ou d'usurpation du pouvoir attractif de la marque préexistante pouvait être évité par de simples aménagements tels que par exemple l'obligation imposée à l'homonyme de ne faire usage de son nom patronymique qu'à condition que lui soit systématiquement adjoint son prénom (Voir notamment Cour d'Appel de Douai - 15 mai 1960 - Ann. 61 page 57).
 
• On constate à l'examen de la jurisprudence que nous venons d'évoquer que le critère retenu pour moduler le choix entre interdiction absolue et limitations tient essentiellement à la bonne foi et à la recherche de la volonté du titulaire du nom patronymique de bénéficier ou non de l'homonymie pour profiter indûment de l'existence de la marque antérieure. Nous ne pouvons conclure sans signaler la protection étendue dont pourront bénéficier certaines marques à l'encontre de l'utilisation de son nom patronymique par un homonyme pour désigner des produits ou services non couverts par leurs dépôts par l'application des dispositions de l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle relatives aux marques jouissant d'une renommée ou notoires au sens de l'article 6 bis de la Convention Paris - (cf. sur ce point notre article dans la Revue des Marques n°7 - juillet 1994 page 13).
 
• La Cour d'Appel de Paris a récemment jugé que la Société titulaire de la marque "Petrossian" était fondée à demander que soit interdit l'usage du pseudonyme "Petrossian" pour désigner une galerie de peinture bien que cette activité ne soit pas couverte par le dépôt, dès lors qu'un tel usage "constitue une exploitation injustifiée de la marque déposée puisque les tableaux offerts à la vente paraissent l'être sous le parrainage de la marque renommée Petrossian" (Cour d'Appel de Paris - 4ème Chambre - 20 mars 1998 - PIED 1998 - n° 653 - III page 256).
 
• Dans cette affaire, la dénomination incriminée était utilisée à titre de pseudonyme, mais on peut penser que la solution aurait été identique si elle l'avait été à titre de nom patronymique ou qu'à tout le moins auraient été imposés au titulaire de ce nom des aménagements de son usage propres à éviter toute équivoque avec l'exploitation de la marque notoire préexistante.

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