Revue des Marques - numéro 17 - Janvier 1997

• On sait qu'en vertu de la règle substantielle dite "de la spécialité", une marque n'est protégée qu'à l'encontre de l'utilisation de sa contrefaçon ou de son imitation pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés par le dépôt qui en a été effectué. Selon un critère maintenant unanimement admis, doivent être considérés comme similaires des produits ou des services auxquels la clientèle peut attribuer une origine commune, c'est-à-dire un même fabricant ou un même prestataire.
 
• Dans le domaine du luxe, les pratiques qui se sont répandues depuis plusieurs dizaines d'années ont conduit la jurisprudence à faire une application particulière de ce critère. Les pratiques auxquelles nous venons de faire référence trouvent leur origine entre les deux guerres mondiales, lorsqu'un certain nombre de maisons de haute couture ont décidé d'étendre leurs activités à la fabrication et à la commercialisation, sous leurs marques de parfums.
 
• Cette tendance à la diversification s'est fortement généralisée et accentuée ces dernières années, et rares sont aujourd'hui les marques de luxe qui demeurent exploitées uniquement pour les produits leur ayant permis d'acquérir leur prestige.
 
Le critère de la similarité
 
• La jurisprudence, d'abord très réticente à adopter des solutions pouvant être considérées comme une remise en cause de la règle de la spécialité, a néanmoins fini par prendre en compte cette situation pour y adapter l'application du critère de la similarité. Une des premières décisions allant dans ce sens a été rendue le 29 octobre 1987 par la Cour d'Appel de Paris qui a jugé que la marque Bulgari, enregistrée pour désigner des articles de joaillerie, avait été contrefaite par l'emploi de la dénomination Bulgari appliquée à des parfums et à des accessoires féminins.
 
• Pour motiver sa décision, la Cour de Paris a expressément relevé "qu'une tendance générale à la diversification a amené des grands couturiers à créer des bijoux et des parfums, tandis que des joailliers célèbres commercialisaient des parfums et des accessoires féminins, de sorte que le public s'est habitué à attribuer la même provenance à des articles qui, pour être fort différents, n'en ont pas moins en commun leur caractère de luxe et leur destination qui est d'apporter à la femme une parure, ou un surcroît de séduction" (Annales de la Propriété Industrielle - 1988 page 74).
 
• Nous citerons également un autre arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 17 septembre 1990 ayant estimé que "la marque "Passion" constitue la contrefaçon de la marque "Moi la passion" en ce qu'elle couvre notamment les parfums et les produits cosmétiques mais aussi les vêtements, produits similaires car susceptibles de par leur destination d'être attribués à la même origine" (Annales de la Propriété Industrielle - 1990 page 286). Dans une troisième décision, rendue le 19 mars 1992, la Cour d'Appel de Paris a toutefois clairement précisé que cette application extensive du critère de la similarité à des produits tels que des vêtements ou des parfums ne pouvait se concevoir que lorsqu'étaient en cause des marques désignant des articles appartenant au domaine du luxe.
 
• La Cour a en effet considéré que les marques appartenant à des entreprises prestigieuses, déposées pour désigner des parfums et consistant dans la forme même de leurs flacons, n'étaient pas contrefaites par l'apposition de ces formes de flacons sur des tee-shirts de qualité médiocre vendus dans une modeste boutique qui ne sauraient "être assimilés à des vêtements de haute couture similaires à des parfums" (Annales de la Propriété Industrielle 1992 page 240). Par cette décision, la Cour d'Appel a donc rappelé que l'assouplissement apporté au critère de la similarité ne pouvait que très restrictivement s'appliquer au domaine du luxe et donc lorsque réellement l'un et l'autre des produits en cause risquaient d'être attribués par la clientèle à une origine identique.
 
• Il convient cependant d'observer que dans l'arrêt rendu le 19 mars 1992, la Cour d'Appel de Paris manifestait implicitement le regret que les titulaires des marques prestigieuses reproduites n'aient articulé aucun grief de parasitisme ayant consisté pour le fabricant de tee-shirts à s'installer à moindre frais sur le marché en détournant à son profit la renommée de leurs produits. Il faut donc en déduire que si les sociétés demanderesses avaient incriminé les tee-shirts sur lesquels étaient apposées les reproductions de leurs flacons, non pas uniquement sur le fondement de la contrefaçon proprement dite mais subsidiairement sur le fondement d'une atteinte indirecte à leurs marques, telle qu'aujourd'hui sanctionnée par l'article L713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, leur action aurait été accueillie.
 
• Les marques de luxe remplissent en effet très généralement les conditions de notoriété ou de renommée requises pour bénéficier de la protection prévue par ce texte et leurs titulaires peuvent donc incriminer comme fautif leur emploi pour des articles non similaires à ceux visés par leurs dépôts, dès lors qu'un tel emploi est nécessairement préjudiciable du fait de l'avilissement et de la vulgarisation qui en résulte. A ainsi été accueillie l'action engagée sur le fondement des dispositions de l'article L 713-5 par la société Caviar Petrossian à l'encontre de l'utilisation de la dénomination Petrossian pour désigner une galerie de peinture susceptible de conduire le public à penser que les toiles ou produits exposés et offerts à la vente l'étaient sous le parrainage de la marque notoire Petrossian (Tribunal de Grande Instance de Paris - 16 février 1996 - PIBD numéro 612 - III - 314). Ajoutons que les entreprises exerçant leurs activités dans le domaine du luxe peuvent encore s'opposer à l'utilisation de leurs dénominations ou de leurs marques en invoquant les dispositions de l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoient que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une dénomination sociale antérieure s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
 
• En se référant à ces dispositions, le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit à l'action engagée par le couturier Leonard à l'encontre d'une entreprise vendant, sous cette même dénomination, du champagne. Le Tribunal a considéré que l'utilisation de la marque Leonard pour du champagne portait atteinte aux droits de la société Leonard car cette dernière, de même que la plupart des sociétés fabricant et commercialisant des articles de luxe, a été amenée à diversifier sa production dans le secteur des accessoires de la mode, de la vaisselle et aussi de l'article cadeau et qu'ainsi "du fait même de sa politique de diversification continue, il existe un risque de confusion avec une marque couvrant des produits également de luxe tel que le champagne (Tribunal de Grande Instance de Paris 7 juillet 1995 - PIBD numéro 597 - III - 602).
 
• Force est donc de constater que le droit français et l'application qui en a été faite par la jurisprudence ces dernières années offrent un dispositif complet et efficace de protection des marques de luxe à l'encontre des atteintes, sous les formes les plus diverses, qui peuvent leur être portées. On ne peut que s'en féliciter, car c'est la moindre des choses pour un pays dont l'industrie dans le domaine du raffinement et le luxe est réputée à travers le monde.

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