Publicité sur internet droit des marques

La communication sur internet met souvent en jeu le droit des marques ou la propriété intellectuelle. S'il y a encore une incertitude juridique dans de nombreux domaines, une jurisprudence commence à émerger... qui varie considérablement d'un pays à l'autre.

Propos recueillis par Nathalie DREYFUS*.

Le marché de la publicité en ligne connaît une forte croissance. On constate l'apparition de nouveaux formats : pop-up, flash, et notamment les liens sponsorisés. Un des éléments de la stratégie consiste à combiner à la fois un référencement naturellement efficace, pour remonter en tête de classement des résultats classiques, avec une politique d'achat de mots-clés par les annonceurs pour apparaître dans les liens sponsorisés qui agrémentent ces pages de résultats des moteurs de recherche. Des actions judiciaires récentes ont mis en avant les problèmes juridiques pouvant apparaître avec le développement de ces nouveaux moyens techniques. Le problème vient de ce que la directive sur le commerce électronique(1) ne traite pas de la question de la responsabilité des fournisseurs de liens hypertexte et de service de moteurs de recherche. Chaque état a donc la charge de légiférer sur ce problème.

Le référencement payant

Le référencement payant consiste à monnayer aux annonceurs l'ordre d'apparition de leur site parmi les résultats d'une recherche sur certains mots-clés prédéfinis. La rémunération se calcule soit par nombre de clic (Pay-Per-Clic) dans le cas du positionnement par enchères, soit par CPM (coût par mille pages vues), dans le cas du positionnement par achat du lien.

I - Google
1 - De nombreuses condamnations par les juridictions françaises Google a été condamné pour la première fois par le TGI de Nanterre le 13 octobre 2003 (Viaticum et Luteciel c/ Google France(2)) pour contrefaçon. GOOGLE a développé une offre payante de services publicitaires (Adwords) qui repose sur une corrélation étroite entre les mots-clés choisis par un annonceur et la requête de l'utilisateur du moteur de recherches. Dès lors que la requête contient un des mots clés choisis, le lien commercial apparaît. Les fautes imputées à Google et sur lesquelles repose la contrefaçon sont l'absence de contrôle préalable des mots clés, le non respect de son obligation d'interdire l'utilisation de mots clés manifestement illicites et enfin le non respect de son obligation de mettre un terme aux agissements contrefaisants.

D'autres litiges mettant en cause le service Adwords ont suivi, réaffirmant les principes précédemment énoncés : TGI de Nanterre le 16 décembre 2004, Hôtels Méridien c/ Google France(3) et TGI de Paris le 4 février 2005, Louis Vuitton Malletier c/Google Inc., Google France(4). Cette dernière décision précise que l'activité des moteurs de recherche peut être requalifiée en activité commerciale de prestataire de services publicitaires soumise au droit commun. Ce problème de la qualification juridique est de première importance : il en découle notamment le régime de responsabilité applicable. Les moteurs de recherche ne bénéficient pas du régime juridique spécifique à la catégorie des intermédiaires techniques bénéficiant d'une immunité de principe (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) et dont l'article 6 prévoit un régime de responsabilité plus favorable et dérogatoire à celui du droit commun. Celui-ci s'adresse en effet aux seuls hébergeurs et aux fournisseurs d'accès et prévoit que ces derniers ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ses services sous certaines conditions.

Le TGI confirme qu'en ce qui concerne son système publicitaire Adwords, Google agit en qualité de régie publicitaire et non en tant que prestataire purement technique de service. Une distinction doit être faite entre l'activité de moteur de recherche et une autre activité commerciale bien distincte de prestataire de services publicitaire pour laquelle les moteurs de recherches sont soumis au régime de droit commun de la responsabilité.
2 - La situation observée aux Etats-Unis Une première décision favorable à Google est rendue le 15 décembre 2004 par un juge fédéral qui rejette l'action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale sur le fondement du Lanham Act. Google a su convaincre le juge américain en démontrant l'automaticité du procédé Adwords et l'absence de confusion possible pour l'utilisateur entre les liens commerciaux affichés et les marques objet de la recherche.
Un règlement amiable resté confidentiel met fin au litige en septembre 2005(5). La question de la légalité de l'utilisation par les publicitaires de termes protégés par des droits de marque ou de la mise aux enchères de mots-clés reprenant des marques protégées reste entière. Google peut donc continuer à autoriser les publicitaires à proposer des enchères sur des mots-clés constitués de termes couverts par des droits de marque, ceci jusqu'à ce qu'une autre décision judiciaire en décide autrement. Cette affaire n'apporte aucune clarification sur le régime juridique aux Etats-Unis de la publicité proposée par les moteurs de recherche.

Une distinction doit être faite entre l'activité de moteur de recherche et une autre activité commerciale bien distincte de prestataire de services publicitaire pour laquelle les moteurs de recherches sont soumis au régime de droit commun de la responsabilité.

II - Les autres acteurs Overture Le 17 janvier 2005, le TGI de Nanterre a condamné solidairement Overture Services Inc et Overture France pour contrefaçon de marques.(6) Est en cause le système de liens sponsorisés pour les recherches effectuées sur des sites partenaires de Overture (Yahoo !, MSN, Lycos, Tiscally…) suite à l'utilisation du service “Pay for Performance” (proche du service Adwords de Google). La contrefaçon ici retenue consiste dans l'outil de suggestion des mots clefs proposé aux annonceurs et les incitant ainsi à choisir des signes n'étant pas libre de droit. Le juge refuse de considérer les défendeurs comme de simples intermédiaires passifs. Un appel est en cours.
On note une tendance des juridictions françaises à aller vers une plus grande sévérité que d'autres juridictions à l'encontre des moteurs de recherche et de leur activité publicitaire via les liens sponsorisés. Le Forum des droits sur l'Internet (Organisme parapublic intervenant sur les questions de droit et de société liées à l'Internet) s'est également penché sur le cas des liens sponsorisés et a publié le 26 juillet 2005(7) une recommandation décrivant les règles de conduite dont la mise en œuvre est recommandée à chacun des acteurs concernés pour prévenir et mettre fin, en dehors de toute procédure judiciaire, aux dommages qui pourraient être causés par la sélection d'un ou plusieurs mots clés. Par ailleurs, le Bureau de Vérification de la Publicité a publié récemment un ensemble de règles déontologiques sur la publicité en ligne et notamment l'usage des liens sponsorisés.(8)

Les nouvelles problématiques

• Les meta-tag
Pour indexer automatiquement des mots clés, les moteurs de recherche utilisent notamment des balises “Méta-tags” cachées et non visibles. Le moteur de recherche évalue ensuite la pertinence des pages web en fonction de la fréquence d'apparition du mot clé dans des zones bien précises de la page. Les méta-tags ont suscité de nombreux contentieux qui ont débouché sur une jurisprudence tranchée, condamnant généralement l'utilisation d'une marque en tant que balise méta.
• En France, le TGI de Strasbourg (SARL CNRRH et Pierre Alexis T. c/SARL 2L Mutlimédia et Aymeric L., 19 mai 2005(9) n'a pas retenu de responsabilité faute de preuve de la connaissance par les défendeurs des agissements contrefaisants et de leur inertie. En outre, ils n'ont pas démontré que les défendeurs disposaient de la maîtrise de ces sites ou avaient le pouvoir d'influer sur leur contenu, faisant ainsi échec à l'application de l'article 1382 du code civil.(10) Les tribunaux avaient précédemment jugé que l'utilisation par une société de la marque de son concurrent à titre de méta sur son site constituait une contrefaçon (TGI de Paris, 3e section, 29 octobre 2002, E. Odin c/ Société Le Ludion(11) et Cour d'appel de Paris, 4e Chambre, 19 octobre 2001, SARL Wolke Inks & Printers c/ SA Imaje). Par ailleurs, dans des situations de concurrence, la reproduction servile des méta-tags peut fonder une action en concurrence déloyale ou parasitisme.(12) Enfin, une action basée sur le droit d'auteur peut être une protection efficace lorsque le choix des méta-tags est original, au sens du CPI.

• A l'étranger, la position des tribunaux est moins tranchée et l'usage des méta-tags souvent plus facilement acceptée. Ainsi, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, les juges ont eu l'opportunité de sanctionner une utilisation contrefaisante de marques par méta-tags. Mais l'application de ces principes a été plus souple. Les juridictions anglo-saxonnes ont reconnu la possibilité d'utiliser des termes ou expressions protégées par un droit de marque, en faisant application de la théorie du “fair use” (usage raisonnable).(13) La Cour d'appel de Californie confirme cette décision en 1998(14), considérant que le droit américain des marques reconnaît “a fair use defense” dans le cas où la marque d'un tiers est utilisée uniquement pour décrire les biens ou services.

• Les pop-up
Ce sont des fenêtres prolifiques, utilisées comme messages publicitaires et non sollicitées sur Internet par un internaute. Les tribunaux français n'ont pas encore eu à se prononcer sur cette question contrairement à l'Allemagne et aux Etats-Unis.

• Situation aux Etats-Unis
Une certaine incertitude juridique existe(15). Le 27 juin 2005, la Cour d'Appel fédérale a été la première à rappeler que pour prouver une atteinte au droit des marques, le “Lanham Act”(16) exige que soit rapportée la preuve que le défendeur a utilisé la marque en cause, ou une imitation de celle-ci, dans une activité commerciale et notamment la vente, la distribution, ou la publicité de tout bien ou service(17). Plusieurs projets de lois sont actuellement en cours au Congrès.(18)Une décision de la Cour Suprême des Etats-Unis serait la bienvenue pour mettre un terme à l'incertitude juridique sur la légalité de ce type de publicité.

• Situation en Allemagne
Le 26 mars 2004, le tribunal de première instance de Cologne  fait injonction à une société de marketing en ligne de cesser “de faire apparaître ou de permettre l'apparition systématique de Pop-up ou Pop-under”. Cette décision témoigne d'un certain durcissement de la jurisprudence : la publicité à l'aide de pop-ups ne sera considérée comme valable qu'à la double condition qu'ait été recueilli d'une part le consentement de l'utilisateur à qui elle est adressée et d'autre part celui du propriétaire du site sur lequel elle est diffusée.

• Le spamming
Le spamming consiste à envoyer de nombreux courriers non sollicités aux internautes. Cette technique est devenu un support publicitaire très efficace pour les entreprises mais qui donne lieu à des condamnations.(19) Dans un arrêt du 15 décembre 2004, la Cour d'appel de Paris(20) reconnaît pour la première fois que l'utilisation d'une adresse électronique utilisant frauduleusement un nom de domaine (“spoofing”) constitue une contrefaçon de la marque correspondante.

• le blogging
Au sens de la loi, le titulaire d'un blog est éditeur de service de communication publique en ligne. A ce titre, il est soumis à diverses dispositions légales dont celles de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Economie numérique, de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, enfin de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Le bloggeur doit respecter les droits d'auteur. Il bénéficie cependant des exceptions énumérées aux articles L. 122-5 et L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle. Les atteintes aux droits de marque peuvent être diverses : reprise dans un blog d'un logo ou d'une charte graphique d'un site Internet, dans la contrefaçon de marque et de droit d'auteur, dans le dénigrement, la concurrence déloyale, dans des actes de parasitisme (art 1382 du Code Civil), ou encore dans des atteintes au droit de la consommation.

Bien que la publicité sur Internet soit un vecteur de communication aujourd'hui incontournable pour les entreprises, il convient d'être vigilant et de respecter les droits de propriété intellectuelle des tiers. Parallèlement, une entreprise titulaire de marques doit aujourd'hui mettre en place une stratégie de défense de ses marques sur Internet. Cela nécessite la mise en place d'une surveillance des marques tant parmi les noms de domaine, les blogs qu'à l'intérieur des sites.